Me Sébastien Lapointe.
Me Sébastien Lapointe.
L’United States Patents and Trademarks Office (le « USPTO »), l’agence gouvernementale gérant les enregistrements de propriété intellectuelle (la « P.I. ») aux États-Unis, proposait cette semaine un changement aux règles touchant qui peut déposer des demandes et comment.

En l’occurrence, la nouvelle règle proposée récemment exigerait dorénavant que les requérants étrangers (déposant des demandes d’enregistrement de P.I.) soient représentés par un avocat américain pour y voir. Les sociétés étrangères perdront ainsi la possibilité de déposer et de gérer elle-même leurs dossiers d’enregistrement devant l’USPTO, sans devoir nécessairement impliquer un praticien américain.

Comme chacun le sait, à l’heure actuelle, les entreprises et les individus étrangers (canadiens, par exemple) peuvent déposer eux-mêmes leurs demandes américaines d’enregistrement (de brevets ou de marques de commerce, par exemple).

Comme c’est le cas au Canada, la législation et les règles n’exigent pas que les entreprises retiennent nécessairement les services d’un avocat ou d’un agent de marque, par exemple.

Oui mais…

Le hic, aux États-Unis, c’est que cette règle, jointe à la possibilité de soumettre des demandes en ligne, aurait permis depuis quelques années à un grande nombre de demandes d’enregistrement de marques de commerce (provenant souvent de l’étranger) d’être déposées pour des dossiers dont la validité s’avère souvent douteuse.

On verrait en effet poindre sur le registre américain une quantité importante de demandes visiblement déposées de mauvaise foi et qui, collectivement, encombrent aujourd’hui le registre américain.

Ce phénomène s’apparente un peu à ce qu’on peut constater au Canada depuis deux ou trois ans, alors qu’une quantité surprenante de demandes visiblement frauduleuses et/ou déposées de mauvaise foi encombrent désormais notre registre de marques de commerce.

À tout événement, afin de remédier à ce problème aux États-Unis, la règle que proposait le Department of Commerce le 15 février dernier aurait pour effet d’exiger dorénavant que les étrangers qui déposent des demandes d’enregistrement le fassent systématiquement par l’entremise d’un avocat américain.

Étant donné que les entreprises légitimes passent habituellement par un avocat ou un agent américain pour préparer et déposer leurs demandes, l’impact sur les entreprises légitimes risque de s’avérer relativement modeste.

Des bâtons dans les roues

Pour ce qui est des autres, ce changement risque à tout le moins de mettre des bâtons dans les roues des individus et des entreprises peu scrupuleuses déposant des demandes frivoles et parfois carrément frauduleuses à partir de l’étranger. C’est à tout le moins l’espoir du USPTO, en proposant cette modification de la réglementation.

Pour ce qui est des sociétés canadiennes et de leurs agents, il semble que l’entente de réciprocité en place avec le Canada demeurera, malgré l’adoption éventuelle de cette nouvelle règle. Ce faisant, les agents de marques canadiens qui le désirent pourront, eux, continuer à déposer des demandes aux États-Unis, incluant pour des entreprises non-américaines.

Bien que cela s’avère relativement rare dans le marché, certains praticiens et certaines firmes canadiennes pratiquent bien devant le USPTO.

Malgré la possibilité théorique d’agir en tant qu’agent de marque devant l’USPTO, le fait qu’une telle pratique implique (quasi) nécessairement la pratique du droit américain peut rendre la chose relativement périlleuse, autant du point de vue déontologique que de la responsabilité éventuelle du professionnel.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle règle ne sera semble-t-il pas appliquée de façon à retirer à ces agents canadiens le droit de représenter leurs clients devant le USPTO.

Me Sébastien Lapointe avocat au sein du cabinet Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP. Il œuvre depuis près de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies.

Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.