Avosmarques
Une marque … pourquoi faire ?
Isabelle Deshaies
2010-07-20 11:15:00
Avez-vous vraiment l’intention d’employer votre marque ? Une question qu’Isabelles Deshaies, agent de marque depuis près de 25 ans, recommande de poser systématiquement à ses clients …
Lorsqu’il veut enregistrer une marque projetée, votre client doit avoir une intention réelle de l’employer [art. 30.(e)] dans les trois ans de la date de production de sa demande.
Si l’intention d’emploi n’est pas véridique, que votre client n’a jamais eu l’intention d’employer sa marque lui-même ou via un licencié autorisé, il risque de voir sa demande rejetée s’il y a opposition.
Pour l’opposant, l’absence d’intention d’usage du requérant peut sembler difficile à démontrer, mais est tout à fait possible.
La preuve se fait habituellement par la preuve du requérant : soit il n’a tout simplement pas produit de preuve, soit la preuve contient des failles que l’opposant peut utiliser à son profit, soit le requérant est habilement contre-interrogé et avoue n’avoir jamais eu l’intention d’employer lui-même la marque.
C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Dollar General Merchandising c. R. Steinberg (T.M.O.B., Herzig, 11 mars 2009).
La requérante, Madame Steinberg, est l’épouse de Monsieur Steinberg, lui-même président de la compagnie XYZ, vraie titulaire de la marque. Pour des raisons d’affaire, M. Steinberg ne souhaite pas que l’existence de son entreprise soit connue lorsqu’il produit sa demande Il convient donc avec son épouse que cette dernière serait la requérante de la marque.
Grave erreur!
En opposition, la preuve démontre que Mme Steinberg n’a jamais eu l’intention d’employer la marque, puisque c’est la compagnie de Monsieur qui devait l’exploiter.
Cela a suffit pour que le Registraire rejette la demande.
Lorsqu’un client me contacte pour enregistrer sa marque, je prends toujours le temps de le questionner sur ses projets d’affaires, qui fera usage de la marque, et si les membres de sa famille font partie du projet...
Ceci dit, les licences ou franchises s’inscrivent tout à fait dans l’intention d’emploi du requérant, dans la mesure où les exigences de l’art. 50 de la Loi sont respectées.
Bio
Isabelle Deshaies a une formation académique en techniques juridiques. Elle œuvre dans le milieu de la propriété intellectuelle depuis 1986. Après avoir acquis une solide expérience de travail, elle fonde le cabinet de propriété intellectuelle ID® MARQUE en 1995 et écrit avec succès son examen d’agent de marques en 1996.
Isabelle Deshaies est agent de marques agréée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Son expertise est le fruit de près de 25 années de travail et de formation continue, dont 10 de pratique active au sein d'importants cabinets et d’entreprises privées de Montréal - dont les défunts Intelpro et le Centre de Technologie Noranda.
Elle a été rédactrice en chef du bulletin d’information sur les marques L’ANNOTÉ® / SCRUTARI® pendant sept ans. Elle assiste les juristes non experts en marques, est membre de la banque des conférenciers de l’OPIC et est conférencière invitée au HEC – Montréal. Elle présente des conférences et écrit des articles en matière de marques de commerce sur une base régulière.
Si l’intention d’emploi n’est pas véridique, que votre client n’a jamais eu l’intention d’employer sa marque lui-même ou via un licencié autorisé, il risque de voir sa demande rejetée s’il y a opposition.
Pour l’opposant, l’absence d’intention d’usage du requérant peut sembler difficile à démontrer, mais est tout à fait possible.
La preuve se fait habituellement par la preuve du requérant : soit il n’a tout simplement pas produit de preuve, soit la preuve contient des failles que l’opposant peut utiliser à son profit, soit le requérant est habilement contre-interrogé et avoue n’avoir jamais eu l’intention d’employer lui-même la marque.
C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Dollar General Merchandising c. R. Steinberg (T.M.O.B., Herzig, 11 mars 2009).
La requérante, Madame Steinberg, est l’épouse de Monsieur Steinberg, lui-même président de la compagnie XYZ, vraie titulaire de la marque. Pour des raisons d’affaire, M. Steinberg ne souhaite pas que l’existence de son entreprise soit connue lorsqu’il produit sa demande Il convient donc avec son épouse que cette dernière serait la requérante de la marque.
Grave erreur!
En opposition, la preuve démontre que Mme Steinberg n’a jamais eu l’intention d’employer la marque, puisque c’est la compagnie de Monsieur qui devait l’exploiter.
Cela a suffit pour que le Registraire rejette la demande.
Lorsqu’un client me contacte pour enregistrer sa marque, je prends toujours le temps de le questionner sur ses projets d’affaires, qui fera usage de la marque, et si les membres de sa famille font partie du projet...
Ceci dit, les licences ou franchises s’inscrivent tout à fait dans l’intention d’emploi du requérant, dans la mesure où les exigences de l’art. 50 de la Loi sont respectées.
Bio
Isabelle Deshaies a une formation académique en techniques juridiques. Elle œuvre dans le milieu de la propriété intellectuelle depuis 1986. Après avoir acquis une solide expérience de travail, elle fonde le cabinet de propriété intellectuelle ID® MARQUE en 1995 et écrit avec succès son examen d’agent de marques en 1996.
Isabelle Deshaies est agent de marques agréée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Son expertise est le fruit de près de 25 années de travail et de formation continue, dont 10 de pratique active au sein d'importants cabinets et d’entreprises privées de Montréal - dont les défunts Intelpro et le Centre de Technologie Noranda.
Elle a été rédactrice en chef du bulletin d’information sur les marques L’ANNOTÉ® / SCRUTARI® pendant sept ans. Elle assiste les juristes non experts en marques, est membre de la banque des conférenciers de l’OPIC et est conférencière invitée au HEC – Montréal. Elle présente des conférences et écrit des articles en matière de marques de commerce sur une base régulière.
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