Quid en droit des marques de commerce?

Le 1er février prochain, l’ABC-Québec offre une formation intitulée « Revue de l’année 2016 en droit des marques de commerce » animée par le conférencier Me Jean-Philippe Mikus de Fasken Martineau qui, chaque année, redouble d’inventivité pour rendre sa présentation plus ludique. Ainsi, après avoir opté pour les thèmes de la St-Valentin et du Nouvel an chinois les années passées, il a choisi cette fois une fête irlandaise, la « St-Brigide ».

Organisée par la section Information, télécommunications et propriété intellectuelle de l’ABC-Québec dont le président par intérim est Me Vincent Bergeron de Robic et la présidente Chloé Latulippe de Fasken, cette formation vaut pour 1h30 de formation et peut être suivie par vidéoconférence à partir de Québec.

Me Mikus présentera les décisions les plus importantes et les plus intéressantes rendues en matière de marques de commerce au cours de l’année 2016. Il fera également le point sur les développements législatifs et réglementaires récents qui touchent aux marques de commerce.

Autorisation et confusion

Au total, les tribunaux canadiens rendent entre 250 et 350 décisions en la matière. La plupart sont rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce, explique à Droit-inc Me Mikus. Lorsqu’on veut déposer une marque, l’avis est présenté pendant deux mois dans le Journal des marques de commerce. Sans opposition dans ce délai, le registraire - qui ne procède lui-même à aucune vérification - autorise le demandant à posséder la marque.

70 % des décisions sont liées à une problématique : y’a-t-il « confusion »? Est-ce que quelqu’un pourrait penser que la marchandise ou produit concerné sont fournis par la même partie?

Des décisions majeures

Des décisions se sont faites remarquer plus que d’autres cette année. Parmi elles, Me Mikus s’intéressera à un arrêt de la Cour d'appel fédérale portant sur les marques de commerce qui désignent un lieu géographique, un sujet « chaud » de discussion entre confrères en 2016, dit-il.

Il s'agit d'une affaire opposant deux entreprises oeuvrant dans le domaine de l'importation de condiments philippins, soient MC Imports Inc. et AFOD Inc. La firme MC Imports Inc. avait obtenu un enregistrement de marque canadien visant le mot LINGAYEN, qui est en fait le nom d'une toute petite municipalité située aux Philippines connue pour sa production de pâte bagoóng.

La Cour d'appel fédérale a tranché que si un mot décrit le lieu géographique de production du produit en cause, il ne serait en principe pas enregistrable à titre de marque de commerce. Auparavant, certaines décisions suggéraient que le lieu de production serait enregistrable comme marque de commerce si le canadien moyen ne savait pas qu'il s'agit du lieu d'origine du produit.

Éléments figuratifs et confusion

Au téléphone avec Droit-inc, Me Mikus mentionne également deux autres arrêts de la Cour d'appel fédérale portant sur l'impact qu'a ou non l'ajout d'éléments figuratifs lorsqu'il faut déterminer s'il y a confusion entre deux marques. Dans les deux cas la partie alléguant la confusion avait un enregistrement d'une marque verbale et la partie adverse tentait d'enregistrer une marque comportant un mot présentant certaines similarités auquel s'ajoutaient des éléments visuels.

Les deux arrêts ont donné lieu à des résultats opposés. Le premier cas impliquait la chaîne de pizzerias montréalaise La Pizzaiolle. La Cour a conclu à l'existence de confusion. Le fait que la marque Pizzaiolo de la partie adverse avait une police particulière et était représentée sous forme de logo dans une forme ovale avait peu ou pas d'impact sur l'analyse de confusion. La pizzeria La Pizzaiolle avait donc pu s'opposer avec succès à l'enregistrement de la marque Pizzaiolo.

Le second cas, opposait la compagnie québécoise Domaines Pinnacle Inc. à Constelation Brands Inc. La Cour a ici estimé que l'on pouvait tenir compte de la représentation d’une pomme et d’un flocon de neige pour soutenir l'absence de confusion entre les deux marques.

Un sujet omniprésent

Les marques de commerce sont partout, affirme Me Mikus, il est donc important de se tenir informé sur le sujet et ses récents développements, selon lui.

« La formation peut également intéresser les juristes en entreprise, ajoute l’avocat, car ils peuvent être impliqués dans ces questions et devoir guider les équipes à l’interne. Un jour ou l’autre, ils seront confrontés à ce type de questions. »