Attribution de noms aux produits de santé naturels : valoriser des marques dans une zone grise

Dans nos bulletins précédents, nous avons examiné les considérations relatives à la marque nominative des médicaments sur ordonnance, des médicaments en vente libre et des instruments médicaux.

Dans ce bulletin, nous terminons notre analyse en plusieurs parties des considérations relatives aux marques de commerce de différentes catégories de produits des sciences de la vie en abordant les produits de santé naturels (PSN) – une catégorie de produits dans laquelle les défis relatifs à la valorisation des marques et les considérations réglementaires sont uniques en leur genre.

Réglementation en matière des marques nominatives des PSN

Dans le Règlement sur les produits de santé naturels (« Règlement sur les PSN »), les PSN sont définis comme des substances ou des combinaisons de substances qui répondent à des critères spécifiques en matière de composition et d’usage.

Pour être un PSN, un produit doit être : (1) une substance mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les PSN; (2) une combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l’annexe 1 du Règlement sur les PSN; (3) un remède homéopathique; ou (4) un remède traditionnel.

De plus, le produit doit être fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes : a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes chez l’être humain; b) la restauration ou la correction des fonctions organiques chez l’être humain; c) la modification des fonctions organiques chez l’être humain.

Les exemples de PSN fournis par Santé Canada comprennent les remèdes à base de plantes médicinales, certains écrans solaires, ainsi que les vitamines et les minéraux.

En général, un PSN ne peut pas être vendu au Canada à moins qu’une licence de mise en marché n’ait été délivrée à son égard par Santé Canada. La demande de licence de mise en marché doit contenir, entre autres informations, la marque nominative proposée du PSN.

Contrairement à la situation des médicaments sur ordonnance, pour lesquels il y a des lignes directrices publiées par Santé Canada, il n’y a pas de lignes directrices disponibles publiquement pour l’évaluation des marques nominatives des PSN.

Cela dit, les PSN sont visés par la définition de « drogue » au titre de la Loi sur les aliments et drogues, ce qui signifie qu’il est interdit de les étiqueter, les emballer, les traiter, les préparer ou les vendre ou d’en faire la publicité « de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ». Cette interdiction de la Loi constitue la principale contrainte réglementaire sur les marques nominatives des PSN.

Conformément au Règlement sur les PSN, une fois qu’une licence de mise en marché a été délivrée à l’égard d’un PSN, la marque nominative de ce dernier doit être clairement présentée et placée bien en vue sur l’une des étiquettes du PSN.

Exigences linguistiques au Québec

Bien que le Règlement sur les PSN ne prévoie pas que la marque nominative d’un PSN doit être indiquée en anglais et en français, la marque nominative est assujettie aux exigences relatives à la langue officielle du Québec si le produit y fait l’objet d’une publicité.

En vertu de la Charte de la langue française, toute inscription sur un produit ou sur son emballage – y compris sa marque nominative – doit être rédigée en français. Il existe une exception limitée à cette exigence : une marque de commerce déposée peut être rédigée dans une langue autre que le français lorsqu’aucune version correspondante en français ne se trouve au Registre des marques de commerce du Canada.

Cette exception ne s’applique pas à un générique ou descriptif du produit compris dans une marque de commerce déposée, et le générique ou descriptif du produit doit figurer en français si c’est inscrit sur le produit ou sur son emballage.

À ce titre, les entreprises qui souhaitent faire la publicité d’un PSN au Québec devraient considérer ce qui suit : (1) s’il convient d’enregistrer la marque nominative du PSN en tant que marque de commerce déposée au Canada (une fois enregistrée, la marque nominative pourrait satisfaire à l’exception susmentionnée de l’exigence de langue française); (2) si la marque nominative contient un générique ou descriptif du produit qui doit être traduit en français, même si la marque de commerce est enregistrée; et (3) si une traduction en français est appropriée dans le contexte linguistique et culturel du Québec.

Afin de simplifier la conformité, les entreprises peuvent choisir des marques nominatives qui ne consistent que de termes non descriptifs ou inventés, lesquels, s’ils sont enregistrés sans équivalent français dans le Registre des marques de commerce du Canada, peuvent être utilisés de manière uniforme dans tout le Canada sans exigences de traduction en français.

Créer des marques distinctives et enregistrables dans un marché saturé

Le marché des PSN est un marché très saturé, dont un grand nombre de produits sont vendus sous des marques plutôt similaires. Le développement d’une stratégie de marque dans un marché saturé pose des défis particuliers.

Une marque de commerce ne peut pas être enregistrée si elle crée de la confusion avec une autre marque de commerce qui a déjà été enregistrée. De plus, l’utilisation d’une marque de commerce – même sans enregistrement – qui crée de la confusion avec une autre marque de commerce peut exposer une entreprise à des responsabilités juridiques pour avoir violé la marque de commerce d’autrui ou pour avoir fait passer son produit pour le produit de marque d’autrui.

Dans un marché saturé où de nombreuses parties utilisent des mots ou des éléments similaires dans leurs marques de commerce, les tribunaux accorderont une portée de protection plus étroite à chaque marque de commerce. En d’autres termes, dans un marché saturé, de petites différences entre les marques peuvent être suffisantes pour éviter un risque de confusion.

Cela signifie que, bien que les titulaires de marques soient moins exposés au risque de violer les marques d’autrui lorsqu’ils pénètrent des marchés déjà saturés, le corollaire est qu’ils bénéficient d’une protection plus faible contre l’adoption d’autres marques similaires par des concurrents.

En revanche, lorsqu’une entité détient plusieurs marques de commerce ayant des caractéristiques similaires (comme un préfixe ou un suffixe commun), l’utilisation par un tiers d’une marque intégrant cet élément commun est plus susceptible d’être jugée comme créant de la confusion avec la famille de marques de commerce dans son ensemble.

Les marques de commerce appartenant à une « famille de marques de commerce » bénéficient d’une protection plus large, car l’élément commun de ces marques est associé publiquement à une seule source. Pour établir la protection d’une famille de marques de commerce, une partie doit démontrer l’utilisation réelle de plusieurs marques de commerce présentant la caractéristique commune qui définit la famille.

Cette stratégie peut être précieuse pour les entreprises qui développent des portefeuilles de PSN, car elle permet à un élément de marque commun de servir d’identificateur général, tout en ciblant, par exemple, différents problèmes de santé ou besoins des consommateurs avec des produits individuels. Établir une famille de marques de commerce peut être difficile, et nous recommandons donc de consulter un professionnel.

Comme nous l’avons souligné tout au long de cette série de bulletins, effectuer une recherche d’antériorité de marques est une étape essentielle pour s’assurer qu’une marque peut être utilisée et enregistrée au Canada, en particulier dans les marchés saturés où les analyses de confusion peuvent être complexes. Faire appel à un professionnel des marques de commerce pour interpréter les résultats permet de réduire le risque de ne pas tenir compte de problèmes potentiels.

Bien que le choix de mots inventés, créés ou arbitraires (ou de créations distinctives) puisse aider à réduire la nécessité de recherches répétées et/ou à diminuer la probabilité de confusion, ces options ne correspondent pas toujours aux objectifs commerciaux ou de marketing d’une entreprise.

Résumé et conclusion

En bref, lorsque vous choisissez le nom d’un PSN, il est préférable de vous poser les questions suivantes :

Le nom suggère-t-il quelque chose de faux, de trompeur ou de décevant, ou est-il susceptible de créer une impression erronée quant au caractère, à la valeur, à la quantité, à la composition, au mérite ou à la sécurité du PSN?

Si on fait la publicité du PSN au Québec, la marque nominative doit-elle être en français et, si oui, la version française de la marque nominative est-elle appropriée dans le contexte linguistique et culturel de cette province?

La recherche d’antériorité de marques a-t-elle été faite, et les résultats ont-ils été interprétés et analysés par un expert en marques de commerce?

La marque fera-t-elle partie d’une gamme de produits et, si oui, est-elle conforme à la stratégie de marque de commerce pour l’ensemble de la gamme de produits?

À propos des auteurs

Yue Fei est associée chez McMillan en propriété intellectuelle et propriété de la vie privée.

Aki Kamoshida est avocate chez McMillan.

Kaleigh Zimmerman est associée en PI chez McMillan.

Pablo Tseng est associé en PI chez McMillan.