L’OPIC publie un énoncé de pratique modifié sur les exigences en matière de preuve

Focus sur les exigences en matière de preuve de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada…

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a récemment modifié son énoncé de pratique concernant les éléments de preuve à l’examen (l’« énoncé de pratique »), lequel précise la manière de présenter une preuve fournie au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») [1] pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce.

Paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce

Lorsqu’il souhaite enregistrer une marque de commerce, le requérant peut être tenu dans certains cas de soumettre à l’OPIC toute preuve établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande, au sens du paragraphe 32(1) de la Loi. De tels cas comprennent un examinateur qui s’oppose à la demande au motif que la marque de commerce n’a pas de caractère distinctif inhérent, ou une marque qui consiste exclusivement ou principalement en une marque de commerce non traditionnelle (un son, une odeur ou une texture, par exemple). Parmi les formes courantes de preuve prévues au paragraphe 32(1) figure celle attestant que le requérant a largement utilisé la marque de commerce pour laquelle l’enregistrement est demandé.

Modifications apportées à l’énoncé de pratique

La première version de l’énoncé de pratique indiquait seulement qu’une preuve fournie au titre du paragraphe 32(1) devait être soumise sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle. Les modifications apportées le 27 janvier 2026 précisent que le Bureau du registraire des marques de commerce (le « registraire ») ne refusera pas de prendre en considération des éléments de preuve présentés sous d’autres formes, bien que l’importance accordée puisse varier selon la crédibilité et la valeur probante.

Répercussions principales des modifications

Bien que le registraire ait adopté une approche souple en ne rejetant pas catégoriquement les éléments de preuve non assermentés, l’énoncé de pratique précise que les affidavits et les déclarations solennelles ont une importance beaucoup plus grande dans la détermination de l’acquisition ou non d’un caractère distinctif. L’importance accordée à une preuve soumise de façon non officielle risque d’être partielle ou nulle, ce qui pourrait entraîner le rejet de la demande d’enregistrement de la marque.

De plus, les répercussions de l’énoncé de pratique sont importantes, car elles dépassent le stade de l’examen :

Procédures d’opposition : La Commission des oppositions des marques de commerce a toujours exigé que les éléments de preuve soient soumis sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle. L’énoncé de pratique souligne l’importance d’une preuve dûment assermentée et suggère une norme de preuve uniforme à toutes les étapes des poursuites et du règlement de litiges en matière de marques de commerce.

Cour fédérale : Si une affaire de marque de commerce fait l’objet d’un contrôle ou d’un appel judiciaires, la Cour fédérale applique des règles strictes en matière de preuve. Recueillir des éléments probants forts dès l’étape de l’examen, au moyen d’affidavits et de déclarations solennelles dûment assermentés, permet de constituer un dossier qui demeure solide lors d’un examen minutieux aux niveaux supérieurs.

Considérations stratégiques : Les requérants qui prétendent que leur marque de commerce a acquis un caractère distinctif (c.-à-d. qu’elle a été largement utilisée avant la date de production de la demande) devraient recueillir des éléments de preuve de manière proactive et les soumettre par des moyens officiels dès le début du processus de demande d’enregistrement. Le fait de reporter la collecte des éléments de preuve ou de les soumettre par des moyens non officiels peut occasionner des risques et des complications inutiles.

Importance d’une représentation par des professionnels

Le processus canadien d’enregistrement des marques de commerce nécessite d’accorder une attention particulière aux exigences établies, aux normes de preuve et au moment choisi pour présenter une demande.

Les agents des marques de commerce déposées possèdent les connaissances et l’expérience spécialisées requises pour :

déterminer si une marque nécessite ou non une preuve de caractère distinctif acquis; recueillir et organiser les éléments de preuve appropriés qui répondent aux exigences du registraire; préparer des affidavits et des déclarations solennelles qui maximisent la valeur probante; anticiper les objections potentielles et les réfuter de manière proactive; veiller à la conformité aux énoncés de pratique et aux modifications réglementaires en constante évolution.

À propos des auteurs

Kaleigh Zimmerman est une avocate et une agente de marques de commerce chez McMillan dont la pratique en matière de propriété intellectuelle (PI) est vaste et en pleine croissance.

Aki Kamoshida est avocate au sein du groupe propriété intellectuelle chez McMillan.