Nouveaux énoncés de pratique de la commission des oppositions des marques de commerce

Le 1ᵉʳ avril 2025, les modifications au Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») entreront en vigueur.

Le registraire ne mettra en œuvre que la gestion de l’instance, rendra des ordonnances de confidentialité et n’adjugera les frais que dans des circonstances exceptionnelles. Par souci de commodité, nous soulignons certaines des modifications qui entreront en vigueur, comme il est indiqué sur les pages Web en date du présent bulletin :

Énoncé de pratique sur la gestion de l’instance

Le registraire a relevé trois situations où les circonstances peuvent justifier la désignation d’une procédure comme une procédure de gestion de l’instance :

Demandes divisionnaires en matière d’opposition : Lorsqu’une demande a été divisée en plusieurs demandes auxquelles le même opposant s’est opposé ou s’opposera pour des motifs semblables, il peut être plus efficace de regrouper la soumission de documents, les décisions ou les audiences, selon le cas.

Corrections apportées aux demandes prévues au Protocole : Si une modification de fond est reçue du Bureau international à l’égard d’une demande prévue au Protocole, après le début d’une opposition, et que la demande est annoncée de nouveau en vertu des articles 116 et 117 du Règlement, il peut être plus efficace de considérer que certains documents de l’opposition ont été soumis à l’égard de la demande prévue au Protocole modifiée.

Procédure dans laquelle le registraire a ordonné que des éléments de preuve soient gardés confidentiels : Si une ordonnance de confidentialité a été rendue dans le cadre d’une procédure, la gestion de l’instance peut être utilisée pour faciliter :

• la soumission et la signification efficiente de documents faisant référence à des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels;

• toute ordonnance ou instruction nécessaire à la préservation de la confidentialité lors d’une audience;

• une décision est rendue dans laquelle des renseignements désignés comme confidentiels ont été expurgés.

Dans la mesure du possible, le même membre de la Commission des oppositions des marques de commerce sera chargé d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, y compris de donner toute directive ou de rendre toute ordonnance, de rendre des décisions interlocutoires, de présider l’audience et/ou de rendre la décision. Le registraire n’utilisera pas la gestion de l’instance pour rendre des décisions de fond, comme le fait de conclure qu’une partie n’a pas rempli son fardeau de preuve pour un motif d’opposition avant une décision.

Énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité

Une ordonnance de confidentialité est exceptionnelle parce qu’elle entraîne un écart significatif par rapport au principe de publicité des débats judiciaires. Le caviardage des documents ou la description des éléments de preuve de manière générale sera suffisant pour la plupart des procédures. Une demande visant à garder confidentiels tout ou partie des éléments de preuve doit être présentée avant de soumettre les éléments de preuve en question.

La demande d’ordonnance de confidentialité doit contenir les renseignements suivants :

Une description des éléments de preuve qu’une partie souhaite garder confidentiels (par exemple, renseignements médicaux personnels, conditions d’un accord de règlement, plans de marketing interne);

• une déclaration selon laquelle les éléments de preuve n’ont pas été rendus publics;

• les motifs pour lesquels les éléments de preuve doivent être gardés confidentiels;

• une indication précisant si l’autre partie consent à la demande; et,

• tout autre renseignement qui est nécessaire au registraire pour prendre une décision à l’égard de la demande.

Une fois qu’une ordonnance de confidentialité est rendue, la preuve ou la documentation subséquente faisant référence à cette preuve doit être soumise au registraire en format papier (et non au moyen des services en ligne de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC)), soit par courrier régulier, soit par courrier recommandé, soit même en personne directement à l’Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et conformément aux conditions établies dans l’ordonnance de confidentialité.

Ces conditions peuvent exiger que deux versions soient soumises, à savoir :

• une version publique dans laquelle les renseignements qui ont été désignés comme confidentiels ont été caviardés ou retirés; et

• une version confidentielle dans laquelle les renseignements qui ont été désignés comme confidentiels ont été surlignés en jaune ou apparaissent sur un fond jaune.

Les membres du public qui assistent aux audiences seront exclus des parties de l’audience durant lesquelles une référence sera faite aux renseignements désignés comme confidentiels. Si une partie prend connaissance d’une atteinte à la confidentialité ou même d’une atteinte possible à la confidentialité, il incomberait à cette partie de demander un recours à la Cour. Si une partie viole l’ordonnance de confidentialité au cours d’une procédure, le registraire peut adjuger des frais contre cette partie. Si une partie à une procédure interjette appel de la décision de la COMC devant la Cour fédérale, la COMC transmet les documents à la Cour fédérale, sur demande, d’une manière qui tente de préserver la confidentialité.

Une fois transmis à la Cour, les documents font partie de l’annexe du dossier de la Cour, lequel, en l’absence d’une ordonnance de la Cour, est accessible au public. Les parties peuvent souhaiter se référer à l’article 151(1) des Règles des Cours fédérales concernant la requête qui peut être obtenue de la Cour afin que des documents qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

Énoncé de pratique sur l’adjudication des frais

L’adjudication des frais vise à réduire les comportements inefficients et à inciter les parties à faire avancer de façon efficiente les procédures devant le registraire, et celui-ci n’adjugera pas les frais de sa propre initiative. Le registraire peut adjuger des frais contre une partie lorsque ces circonstances particulières s’appliquent, peu importe si la partie a gain de cause, entièrement ou partiellement, dans le cadre de la procédure :

1. Dans une procédure d’opposition :

• dans le cas où la demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par la partie est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services;

à noter que le registraire n’adjugera pas les frais si le motif d’opposition fondé sur la mauvaise foi n’est pas accueilli;

• dans le cas où la partie produit une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce ou après ce jour, et que les frais sont adjugés à l’égard de la demande divisionnaire;

• dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience;

• dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure.

2. Dans le cas d’une procédure en vertu de l’article 45 ou d’une procédure d’opposition :

• dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience;

• dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure.

Plusieurs exemples de comportement déraisonnable sont énumérés dans l’énoncé de pratique, notamment :

• omettre de se présenter à une audience ou de participer à un contre-interrogatoire sans annuler ou sans en informer la COMC ou l’autre partie;

• omettre de respecter une ordonnance de gestion de l’instance ou une directive ou manquer à une ordonnance de confidentialité; maintenir un motif d’opposition qui n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli;

• agir de manière irrespectueuse ou se moquer du caractère de l’autre partie.

Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit en réponse. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de réponse, si une réponse est soumise, elle doit être déposée dans les 14 jours suivant le jour où l’avis a été donné.

À propos des auteurs

Kaleigh Zimmerman est avocate et agente de marques de commerce chez McMillan.

Peter Giddens axe notamment sa pratique en PI chez McMillan.

Pablo Tseng est un avocat chevronné dans le domaine de la propriété intellectuelle chez McMillan.

Aki Kamoshida développe sa pratique en PI et en droit des technologies.