Vos marques de commerce sont-elles en péril?

Focus sur les changements à prévoir en matière de marques de commerce…

L’article 45 de la Loi prévoit un moyen relativement rapide de désencombrer le registre des marques de commerce en y retirant les marques qui ne sont plus employées en association avec les produits et services énumérés dans l’enregistrement (communément appelées le « bois mort »). Cette procédure, qui est sommaire par nature, vise à établir un équilibre entre le droit des propriétaires des marques de continuer à jouir de leurs droits exclusifs et l’interdiction de monopoliser des marques qui ne sont plus employées.

Son but : faire en sorte que le registre des marques de commerce reflète adéquatement les marques de commerce effectivement employées en association avec les produits et services énumérés à leur enregistrement.

Comment va se dérouler le projet pilote pour les marques?

Le projet pilote se déroulera en deux phases :

• Phase 1 : chaque mois, le registraire enverra des avis en vertu de l’article 45 à l’encontre d’enregistrements choisis au hasard, selon le calendrier suivant : janvier 2025 : 100 avis; février 2025 : 50 avis; mars 2025 : 50 avis.

Les données sur le pourcentage d’enregistrements radiés en raison d’un défaut de réponse, le nombre de procédures abandonnées et le nombre d’enregistrements maintenus seront publiées chaque mois.

• Phase 2 : la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») organisera des consultations pour recueillir des avis sur le projet pilote, notamment sur la nécessité ou non de le répéter dans le futur et, dans l’affirmative, le type d’enregistrements à cibler. Il sera important pour les propriétaires de marques de commerce de suivre l’évolution du projet afin de savoir si leurs enregistrements relèvent d’une catégorie que le registraire a l’intention de cibler à l’avenir.

Quels seront les impacts du projet pilote pour les propriétaires des marques?

Cette initiative proactive pourrait avoir des implications majeures pour votre entreprise, si vous êtes propriétaire de marques enregistrées au Canada. Il s’avère important de bien saisir que la protection d’une marque de commerce ne repose pas uniquement sur son enregistrement initial. Une marque non employée (ou mal employée) peut devenir vulnérable à une procédure de radiation sommaire, que celle-ci soit initiée par la COMC ou par un tiers. Si votre marque n’a pas été utilisée correctement au cours des trois dernières années, tout ou partie de son enregistrement pourrait être radié. De plus, les preuves d’emploi doivent être solides et récentes (maximum trois ans). Il conviendra donc d’évaluer si votre marque est à risque.

Que faire si votre marque a été enregistrée depuis plus de trois ans?

Si cela fait plus de 3 ans que votre marque a été enregistrée, vous devriez vous poser quelques questions simples mais essentielles, comme :

• Ma marque est-elle utilisée sous sa forme exacte, telle qu’enregistrée?

• Est-elle toujours utilisée en association avec les mêmes produits et services que ceux énoncés à l’enregistrement?

• Le propriétaire inscrit au registre est-il le véritable propriétaire des droits dans la marque et l’utilisateur de cette marque? Est-il survenu des opérations corporatives ayant eu pour effet de changer l’identité du propriétaire comme une fusion ou une dissolution volontaire, ou alors est-ce que le nom du propriétaire a été modifié depuis l’enregistrement ou le renouvellement?

• La marque est-elle employée directement par le propriétaire ou par l’intermédiaire de licencié(s)? Dans l’affirmative, un contrôle juridique suffisant est-il exercé pour garantir que l’utilisation par le licencié ait le même effet que l’utilisation par le propriétaire? Si la réponse à l’une de ces questions est négative, votre enregistrement de marque pourrait être vulnérable à une procédure de radiation sommaire.

Que faire pour protéger votre marque?

Examinez votre portefeuille de marques pour identifier celles qui pourraient être vulnérables;

Mettez à jour les pratiques d’emploi : assurez-vous que votre marque est employée en concordance avec les produits et services énumérés à son enregistrement. Cela inclut, par exemple, un examen des licences et de l’emploi via des licenciés;

Préparez des preuves d’emploi : collectez et conservez des preuves claires, détaillées et datées de l’utilisation de vos marques.

Le projet pilote de la COMC montre un changement d’approche important de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour désencombrer son registre. Pour les entreprises, il s’agit d’un rappel pressant de l’importance de l’emploi actif et exact de leurs marques enregistrées.

Cet article a été écrit avec la participation de Mme Béatrice Dubois, parajuriste chez Stein Monast.

Un article original sur les marques de commerce de Stein Monast : l'article

À propos des auteurs

Me Amélie Quoibion exerce principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle chez Stein Monast.

Me Pascal Lepage travaille principalement dans les domaines du droit transactionnel et de la propriété intellectuelle chez Stein Monast.