Me Samuel Ross, l’auteur de cet article. Source: Robic
Me Samuel Ross, l’auteur de cet article. Source: Robic
Cette décision concerne la remise de profits accordée à Dow pour la contrefaçon de son brevet portant sur un type de plastique mince et résistant par Nova.

La plus importante cour du pays a dû se pencher sur les principes régissant la remise de profits et l’octroi de bénéfices de rebond à titre de mesures de réparation en droit des brevets. Cette décision, rendue par une majorité de 8 pour 1 (l’honorable Côté étant dissidente), clarifie donc le cadre d’analyse préalablement suggéré dans l’arrêt Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser concernant la méthode de profits différentiels et reconnaît officiellement l’octroi de bénéfices de rebond.

On rappelle qu’en 2017, la Cour fédérale avait condamné Nova à payer à Dow l’équivalent de plus de 645 millions de dollars à titre de remise de profits pour avoir contrefait le brevet de Dow, une décision qui fut confirmée par la Cour d’appel fédérale en 2020. Nova a subséquemment fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

La remise de profits et ses objectifs

Sous la plume du juge Rowe, la Cour rappelle dans son jugement que la remise des profits consiste à exiger au contrefacteur qu’il restitue tous les profits réalisés ayant un lien de causalité avec l’invention brevetée.

Les différentes « méthodes » utilisées par les tribunaux pour déterminer le montant à être accordé au titulaire de brevet à titre de remises de profits sont : (1) la méthode de coûts différentiels (2) la méthode de la totalité des coûts et (3) la méthode des profits différentiels.

Malgré quelques aspects qui peuvent tendre à les différencier, la Cour précise qu’elles ne sont pas entièrement distinctes de telle sorte qu’il est possible d’utiliser un cadre d’analyse commun à trois étapes afin de mieux concevoir le régime général de la remise de profits:
  1. Calculer les profits réels tirés de la vente du produit contrefait (les recettes moins les coûts totaux ou différentiels);
  2. Déterminer s’il existe une solution non contrefaisante susceptible d’aider à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention de la portion des profits du contrefacteur n’ayant pas de lien de causalité avec l’invention (les profits différentiels);
  3. S’il existe une solution non contrefaisante, soustraire les profits qu’aurait pu réaliser le contrefacteur s’il avait eu recours à la solution non contrefaisante de ses profits réels, afin de déterminer le montant à restituer.
Les parties n’ayant pas soumis d’arguments à la Cour suprême sur laquelle des méthodes de coûts différentiels ou de coûts totaux devaient être privilégiées, elle ne s’est pas prononcée sur ce point. L’analyse de la Cour d’appel fédérale privilégiant la méthode des coûts totaux demeure donc l’autorité à ce sujet. La Cour suprême est plutôt appelée à se prononcer sur la deuxième étape du régime de la remise de profits et de la notion de solution non contrefaisante.

Les profits différentiels et la solution non contrefaisante

L’enjeu principal du dossier portait sur la possibilité pour Nova de considérer des profits hypothétiques qu’elle aurait pu tirer d’un produit dénué de tout lien comme étant une solution non contrefaisante pour les fins du calcul des profits différentiels.

Se fondant sur la décision dans l’arrêt Schmeiser, la Cour suprême confirme que la méthode de profits différentiels est la méthode privilégiée de calcul de profits. Selon cette méthode, on cherche à restituer les profits qu’un contrefacteur a réalisés ayant un lien de causalité avec l’invention protégée par brevet.

Autrement dit, on veut établir la valeur que le brevet ou l’élément protégé a permis aux marchandises du défendeur d’acquérir pour pouvoir restituer uniquement les profits liés à la plus-value de ces éléments protégés.

La solution non contrefaisante permet au tribunal d’isoler la partie du produit ou d’un produit similaire qui est « exempt » des caractéristiques brevetées d’une invention. Ainsi, lorsqu’une solution non contrefaisante existe, preuve qui incombe au contrefacteur, les tribunaux doivent l’utiliser pour établir les profits découlant de l’invention brevetée à l’exclusion des profits réalisés en lien avec la valeur des autres éléments du produit qui ne sont pas brevetés.

En outre, la majorité affirme que la meilleure solution non contrefaisante ne vise pas à établir quel est le produit de remplacement le plus profitable que le contrefacteur aurait vendu ou aurait pu vendre s’il n’avait pas commis de contrefaçon.

En effet, cette approche aurait pour effet d’encourager la contrefaçon en agissant comme forme d’assurance pour les contrefacteurs. Un contrefacteur pourrait toujours conserver une somme équivalant aux profits qu’il aurait pu réaliser s’il avait décidé de commercialiser une gamme de produits rentable précédente, au lieu du produit contrefacteur.

Bien qu’une remise des profits ne cherche pas à punir un contrefacteur ou le mettre dans une situation plus défavorable que s’il n’avait jamais contrefait le brevet, l’approche proposée par Nova s’appuie nécessairement sur des notions hypothétiques de ce qui aurait pu arriver si le contrefacteur n’avait pas contrefait le brevet. En revanche, l’approche préconisée dans Schmeiser vise à déterminer la valeur des profits ayant un lien causal avec l’invention brevetée, pour restituer uniquement ces profits.

Ultimement, la Cour Suprême considère que Nova n’a pas rempli son fardeau de démontrer que ses profits réalisés étaient dus, totalement ou partiellement, à des caractéristiques non brevetées de son produit et refuse de donner droit aux demandes de Nova de réduire la valeur des profits à remettre à Dow.

Les bénéfices de rebonds

En parallèle, une première au pays, la Cour suprême a également confirmé le droit aux bénéfices de rebond pour un titulaire de brevet. Ceux-ci constituent les profits supplémentaires réalisés par un contrefacteur une fois le brevet expiré. Il s’agit donc d’une notion complémentaire à la remise des profits réalisés par le contrefacteur durant la vie du brevet contrefait.

La logique sous-jacente à ces bénéfices se fonde notamment sur la règle du tremplin, comme quoi l’octroi d’un brevet confère non seulement un monopole à son titulaire durant sa période de protection, mais il permet également au titulaire d’utiliser ce monopole à titre d’avantage commercial contre ses concurrents après l’expiration du brevet.

En effet, un titulaire de brevet hérite de parts de marché et d’une capacité de vente supérieures à ses concurrents qui ne peuvent lui faire concurrence durant la durée de vie du brevet. À l’expiration de celui-ci, cette position stratégique dans le marché continue de profiter au titulaire alors que ses compétiteurs doivent rattraper leur retard.

Cet avantage agit en quelque sorte comme un pas d’avance sur des compétiteurs ou d’un « tremplin » qui découle directement des droits initiaux monopolistiques d’un brevet. Il existe donc un lien de causalité direct entre ces droits et les profits générés à l’expiration de ceux-ci.

Selon la Cour, il est alors valable d’octroyer à un titulaire de brevet une remise de profits réalisés après l’expiration du brevet par un contrefacteur s’étant taillé une part de marché pour sa propre version du produit breveté durant la vie du brevet.

Effectivement, par ces activités contrefactrices, un tel contrefacteur réalise des profits après l’expiration du brevet qu’il n’aurait jamais autrement touché et qui auraient plutôt bénéficié au titulaire. L’emphase n’est donc pas mise sur le moment où les profits ont été réalisés, mais plutôt sur l’existence de ce lien de causalité.

Remarques finales

La décision de la Cour suprême dans Nova Chemicals apporte un éclairage précieux sur la place qu’occupent les solutions non contrefaisantes dans la détermination des profits différentiels, ainsi que la question accessoire du droit aux bénéfices de rebond. Malgré une décision relativement exhaustive sur ces points, il n’en demeure pas moins que plusieurs questions restent en l’air.

Notamment, la Cour ne s’est pas prononcée sur la méthode suggérée pour déterminer les coûts associés aux recettes réalisées par un contrefacteur. Bien souvent, ce montant peut constituer à plusieurs égards, une valeur très importante dans le calcul des profits. Dans certaines circonstances, cette somme peut d’ailleurs avoir une plus grande incidence sur le calcul des profits que les profits de la solution non contrefaisante.

Il restera à voir si la Cour suprême sera éventuellement appelée à se prononcer sur cette question ou si la décision de la Cour d’appel fédérale privilégiant une approche par coûts totaux continuera à faire autorité en la matière.

De plus, bien que nous ayons un portrait relativement clair sur l’application de cette méthode au niveau théorique, même la Cour remarque que certains types de situations sont plus adaptés à cette méthode que d’autres, à savoir les brevets de perfectionnement ou des brevets ne couvrant qu’une partie du produit contrefait.

Qu’en est-il des produits plus complexes qui ne peuvent être divisés aussi facilement que les exemples soulevés par la Cour ? Il sera également intéressant de voir comment ces principes seront appliqués à d’autres formes de propriété intellectuelle à l’avenir, tels les marques de commerce et le droit d’auteur.

Cet article a été publié à l’origine sur le site du cabinet Robic.

À propos de l’auteur

Me Samuel Ross œuvre en litige de propriété intellectuelle au sein du cabinet ROBIC et conseille ses clients dans toutes les facettes de ce domaine de droit, tant au niveau stratégique que litigieux.

Passionné par la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, Samuel est toujours à l’écoute des clients afin de bien comprendre l’importance de leurs enjeux et ce, afin de leur offrir un service personnalisé à la hauteur de leurs attentes.

Diplômé en droit de l’Université de Montréal, Samuel s’est joint à l’équipe de ROBIC à l’hiver 2022 à titre de stagiaire du Barreau. Lors de son stage, il a développé un vif intérêt pour le litige et a eu l’opportunité de se joindre à notre équipe.