Marques nominatives de médicaments en vente libre : équilibre entre attrait pour les consommateurs et risque juridique

Pour les médicaments en vente libre, choisir une marque nominative efficace exige de séduire le consommateur tout en maîtrisant les risques juridiques…

Contrairement aux médicaments sur ordonnance, les MVL se font concurrence dans un marché tourné vers les consommateurs. Ainsi, la marque nominative peut jouer un rôle commercial encore plus important pour les MVL que pour les médicaments sur ordonnance. Dans ce bulletin, nous présentons les principales considérations que doivent prendre en compte les entreprises du secteur des sciences de la vie lorsqu’elles créent la marque nominative de MVL au Canada et à l’étranger.

Aperçu des règles de Santé Canada sur le choix de la marque d’un MVL

Les MVL sont des produits de santé réglementés soumis à des règles d’attribution de noms et à des normes publicitaires, et l’examen de la marque nominative d’un produit fait partie de la procédure d’approbation réglementaire de Santé Canada préalable à la mise en marché de ces médicaments. Comme pour les médicaments sur ordonnance, la marque nominative proposée d’un MVL ne doit pas être confondue avec un autre produit de santé autorisé au Canada.

À l’heure actuelle, Santé Canada a publié une ligne directrice sur l’examen des marques nominatives uniquement pour les médicaments sur ordonnance. Une ligne directrice distincte concernant les produits en vente libre est en cours d’élaboration. Jusqu’à ce qu’un cadre spécifique soit établi, on peut se référer au document relatif aux médicaments sur ordonnance lors de la préparation des soumissions de marques nominatives de MVL.

Si la marque nominative proposée d’un MVL n’est ni exclusivement descriptive des allégations thérapeutiques ou fonctionnelles du produit (son utilisation ou ses effets prévus, par exemple), ni un nom usuel ou propre de ses ingrédients, une évaluation de la marque nominative de produits de santé à présentation et à consonance semblables peut s’avérer nécessaire pour déterminer si la marque nominative proposée peut prêter à confusion avec un produit de santé actuel dont l’utilisation est autorisée au Canada, comme c’est le cas pour un médicament sur ordonnance.

Équilibre entre attrait pour les consommateurs et contraintes réglementaires

Comparativement aux médicaments sur ordonnance, les marques nominatives de MVL doivent attirer l’attention des consommateurs, car elles font souvent concurrence à d’autres marques en magasin. Cette pression peut inciter les entreprises à créer des noms qui font appel à la suggestion, à l’évocation ou aux émotions (CalmEase ou QuickRelief, par exemple), ou qui utilisent un langage superlatif. Toutefois, ces considérations commerciales doivent être évaluées en fonction des préoccupations réglementaires que Santé Canada examine, notamment les suivantes :

La marque nominative est-elle trompeuse quant à la composition du produit? Présente-t-elle des allégations de supériorité non corroborées (utilisation de termes comme « meilleur », « plus riche » et « plus fort »)?

Y a-t-il une minimisation des risques du produit (utilisation de termes comme « sécuritaire »)?

Y a-t-il une mise en relief exagérée de certains ingrédients ou d’un attribut secondaire (utilisation de termes comme « sans somnolence »)?

La marque présente-t-elle des similitudes ou une confusion potentielle avec le nom d’autres produits (y compris les produits abandonnés)?

Considérations sur les marques de commerce

Comme pour toute marque de commerce, il convient d’effectuer une recherche d’antériorité au Canada sur la marque nominative proposée d’un MVL. Il convient également d’envisager le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque avant de demander l’approbation du nom par Santé Canada, car le processus d’approbation est généralement plus court que celui pour l’enregistrement au Canada. En outre, puisque les demandes d’enregistrement sont examinées dans l’ordre de leur réception, les demandeurs sont généralement encouragés à les déposer le plus tôt possible.

Au Canada, bien que les droits de propriété industrielle et commerciale puissent découler de l’utilisation, l’enregistrement offre une protection nationale plus grande et de meilleurs mécanismes d’application de la loi. Dans le cas des MVL destinés à plusieurs territoires, il est également important de tenir compte des exigences de disponibilité et d’enregistrement des marques de commerce propres à chaque territoire, car elles peuvent varier.

Il serait donc à l’avantage des fabricants de MVL de prendre les mesures suivantes lorsqu’ils visent à protéger une marque au Canada et à l’étranger :

Enregistrer la marque nominative au Canada le plus tôt possible.

Coordonner, avec des conseillers juridiques en questions internationales, la publicité, les règles d’attribution de nom, les traductions et la recherche d’antériorité de marques dans le territoire visé.

Déposer des demandes d’enregistrement de marque dans les territoires cibles, de façon directe ou sous le Protocole de Madrid.

Dans certains territoires, en particulier ceux où les activités de squattage de marques de commerce sont les plus fréquentes, des stratégies de dépôt défensif peuvent être employées. Pour que les marques soient commercialisées dans un contexte multiculturel ou multilingue, il est important de prendre en compte les problèmes potentiels liés à la traduction ou à la translittération du nom choisi.

Une marque nominative proposée peut connoter un sens négatif, comprendre de l’argot involontaire ou une phonétique offensante, ou faire des allégations thérapeutiques trompeuses dans la langue ou le contexte culturel du territoire concerné. Les stratégies d’attribution de noms aux MVL au Canada doivent tenir compte des questions linguistiques et culturelles liées à la langue française et au contexte culturel franco-canadien. Si vous utilisez une version française de la marque nominative, le dépôt d’une demande d’enregistrement distincte pour la marque française peut également être approprié.

Usage prudent des marques nominatives : prévenir la dégénérescence de marque

Les marques nominatives de MVL risquent de faire l’objet d’une dégénérescence de marque si elles servent couramment à désigner un type de produit plutôt qu’à identifier un produit en particulier. Il y a risque de dégénérescence lorsqu’une marque de commerce est employée dans le langage courant pour décrire les produits eux-mêmes, ce qui peut entraîner la perte du caractère distinctif de la marque et, par conséquent, la perte de sa protection.

Les propriétaires de marques peuvent réduire ce risque de la façon suivante :

Utiliser la marque comme adjectif plutôt que comme nom, avec des termes descriptifs avant la marque nominative en français ou après celle-ci en anglais (« médicament contre le rhume MARQUE NOMINATIVE » ou « BRAND NAME Cold Medication », par exemple).

Utiliser des indicateurs de marques de commerce (c.-à-d. l’utilisation des symboles « MC » en français et « TM » en anglais, en exposant, pour les marques de commerce non déposées et l’utilisation de MD en français et ® en anglais, en exposant, pour les marques de commerce déposées).

Distinguer clairement la marque nominative du nom générique ou chimique du MVL dans les communications et le matériel publicitaire.

Conclusion

Les fabricants de marques de MVL doivent donc se soumettre à une double contrainte : réussir à attirer l’attention des consommateurs malgré la concurrence tout en respectant la réglementation canadienne sur les marques nominatives, qui peut limiter les options de noms. Les marques nominatives proposées pour un MVL nécessitent une recherche d’antériorité semblable à celle effectuée pour les médicaments sur ordonnance.

Il est important de choisir des noms créatifs, conformes et culturellement neutres dans tout territoire. De plus, l’utilisation appropriée de la marque, sa mention de marque de commerce et sa protection sont essentielles pour éviter qu’elle devienne générique.

À propos des auteurs

Yue Fei est membre du groupe de droit des affaires du cabinet McMillan.

Aki Kamoshida est avocate chez McMillan.

Kaleigh Zimmerman est une avocate et une agente de marques de commerce chez McMillan.

Pablo Tseng est avocat en propriété intellectuelle chez McMillan.

Oana Mirel est stagiaire en droit chez McMillan.