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Le piège des marques de commerce élogieuses

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Sarah Hébert-tremblay Et Johanne Auger

2022-11-14 11:15:00

Vous voulez vous positionner sur le marché en référant, via un nom ou un slogan, à la qualité de vos produits ou services ?

Sarah Hébert-Tremblay et Johanne Auger, les auteures. Source: Site web de BCF
Sarah Hébert-Tremblay et Johanne Auger, les auteures. Source: Site web de BCF
C’est bien, mais il faut par contre savoir que vous ne pourrez, plus souvent qu’autrement, monopoliser ce nom ou ce slogan en l’enregistrant à titre de marque de commerce ni empêcher quiconque dans votre domaine d’utiliser un nom ou un slogan similaire.

Si vous prétendez être les meilleurs, sachez que tous peuvent également prétendre l’être.

En effet, la Loi sur les marques de commerce ne permet pas l’enregistrement de marques descriptives, c’est-à-dire qui décrivent la nature ou la qualité des produits ou services en liaison avec lesquelles elles sont employées.

Sur cette base, les mots ou slogans ayant une connotation élogieuse sont a priori considérés comme descriptifs, puisqu’ils décrivent la qualité des produits et services comme étant supérieure.

Ainsi, les mots, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, PARFAIT, SUPER, SUPÉRIEUR, SUPRÊME ou ULTRA, ou tout autre mot qui vante les mérites des produits ou des services, ne seront pas enregistrables à titre de marques de commerce, à moins d’être combinés à d’autres mots qui ne donneraient pas une description de la nature ou de la qualité des produits ou services.

Il en est de même pour les slogans qui comprennent de tels mots, puisque les slogans sont également des marques de commerce.

Une exception permet toutefois aux propriétaires de marques élogieuses d’enregistrer leur marque, si celle-ci a été employée depuis de nombreuses années et est ainsi devenue distinctive.

La preuve de l’acquisition du caractère distinctif devra par contre être démontrée, déclaration solennelle et pièces justificatives à l’appui, faisant état du vaste emploi de la marque dans un territoire géographique significatif au Canada.

Les chiffres annuels de vente, les dépenses publicitaires annuelles de même qu’un échantillonnage d’exemples d’emploi de la marque et de la publicité au cours des cinq années, au minimum, précédant la date de production d’une demande d’enregistrement d’une telle marque devront, par exemple, être mis en preuve.
C’est ainsi que des marques comme BEST OF THE BEST, de Best Western International, ont pu être enregistrées au Canada.

Certains noms ou slogans peuvent toutefois être considérés comme hautement suggestifs et sont donc enregistrables. La nuance est parfois fine entre une marque suggestive ou hautement suggestive et une marque considérée comme descriptive de la nature ou de la qualité des produits et services en liaison avec lesquels elle est employée.

Comme des droits peuvent découler de l’emploi par des tiers de marques suggestives, qu’elles soient enregistrées ou non, il ne faut pas négliger la vérification de disponibilité à être effectuée avant de commencer à employer, et potentiellement enregistrer une marque consistant en un nom ou un slogan faisant référence à la qualité des produits ou services.

La ligne à ne pas franchir est parfois toute aussi fine que la nuance entre une marque suggestive et une marque descriptive.

Notre équipe de spécialistes en marques de commerce se fera un plaisir de vous guider en matière de vérification de disponibilité d’une marque pour emploi et enregistrement et de la stratégie de protection de vos marques de commerce au Canada et à l’international.

Ce texte a été initialement publié sur le site du cabinet BCF Avocats d’affaires.

À propos des auteures

Sarah Hébert-Tremblay est avocate et agent de marques de commerce au sein de l’équipe de propriété intellectuelle à notre bureau de Montréal.

Sa pratique est principalement axée sur les litiges afférents aux divers types de droits de propriété intellectuelle, notamment les marques de commerce,le droit d’auteur et la rédaction de contrats commerciaux liés à la propriété intellectuelle.

Johanne Auger est associée responsable du groupe Marques de commerce chez BCF. Elle accompagne des entreprises de toutes tailles dans le développement et la supervision de portefeuilles de marques nationaux et internationaux.

Sa vision globale des enjeux, son sens de l’écoute et son approche personnalisée lui permettent d’élaborer des stratégies de protection adaptées aux réalités et aux besoins de chaque client, que ce soit dans les contextes québécois, canadien ou mondial.
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1 commentaire

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a un an
    Autre péril bien plus évident (et douloureux)
    Quand on se la pète en disant qu'on la réseau de télécommunication le plus fiable au Canada, on courre après les actions collective. C'est un pensez-y bien, avant de se la péter un peu trop jusque dans ses marques de commerce.

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