Les auteurs de cet article: Isabelle Girard, Jeremy Lawson et Julien Fleurance. Source: Site web du cabinet ROBIC
Les auteurs de cet article: Isabelle Girard, Jeremy Lawson et Julien Fleurance. Source: Site web du cabinet ROBIC
Près d’un an après la publication de ses propositions de modifications aux Règles sur les brevets canadiens, le 3 juillet 2021, l’OPIC a maintenant publié la version finale des Règles modifiant les Règles sur les brevets qui entreront en vigueur le 3 octobre 2022.

La nouvelle version publiée des règles maintient les principales caractéristiques de la version précédente, notamment l’introduction de taxes pour les revendications excédentaires ainsi que de nouvelles procédures et taxes pour demander la poursuite de l’examen (« RCE » selon l’acronyme anglais bien connu pour « Request for Continued Examination »).

Les nouvelles règles introduisent une taxe standard de 100 dollars canadiens (ou 50 dollars canadiens pour une petite entité) pour chaque revendication incluse dans la demande au-delà de la 20e.

La nécessité de payer cette taxe est évaluée à deux moments : au moment de la requête en examen et au moment du paiement de la taxe finale. Les revendications à dépendance multiple ainsi que les revendications qui définissent l’objet de l’invention par variantes comptent chacune comme une seule revendication aux fins du calcul des taxes pour les revendications excédentaires. Il est à noter que les règles ne font aucune mention d’un nombre maximal de revendications indépendantes dans l’ensemble des revendications soumises.

Les revendications supplémentaires introduites au cours de l’examen et portant le nombre total de revendications au-delà du maximum de 20 revendications nécessiteront également le paiement de la taxe associée au moment du paiement de la taxe finale menant à la délivrance du brevet, et ce, quelle que soit la taille finale du jeu de revendications accordé.

La disposition des nouvelles règles relative à la poursuite de l’examen est basée sur le nombre de rapports d’examen émis dans un cas donné. Après réception des trois premiers rapports d’examen, une RCE doit être déposée et une taxe correspondante de 816 dollars canadiens (ou 408 dollars canadiens pour une petite entité) doit être payée pour que l’examen puisse se poursuivre. Après le dépôt d’une première RCE, l’examen pourra continuer, mais des RCE additionnelles seront requises à tous les deux rapports d’examen.

Pour les demandes de brevet dont le nombre de revendications est élevé et celles qui font l’objet d’une poursuite ardue, les nouvelles dispositions des nouvelles règles pourraient représenter une augmentation importante des coûts. Comme les nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux demandes de brevet pour lesquelles la requête d’examen est déposée avant la date d’entrée en vigueur, le temps presse pour s’assurer que les demandes en instance affectées négativement par les dispositions relatives aux taxes sur les revendications excédentaires ou aux RCE bénéficient de droits acquis sous les anciennes règles.

Voici trois actions que les demandeurs devraient considérer prendre avant le 3 octobre 2022 :

1. Demandez l’examen rapidement pour les demandes de brevet canadien en instance. Le délai pour déposer une requête en examen au Canada est de quatre ou cinq ans à compter de la date de dépôt au Canada ou de la date de dépôt PCT pour les entrées en phase nationale. Il peut donc y avoir un ou plusieurs dossiers dormants dans le portefeuille d’un demandeur pour lesquels la requête en examen n’a pas encore été déposée et dont la date limite est encore loin. Il serait prudent d’évaluer les implications financières potentielles des changements de règles dans ces cas, et d’envisager de demander un examen avant le 3 octobre 2022.

2. Déposez vos demandes au Canada rapidement. Si le Canada est considéré pour des entrées en phase nationale ou des dépôts directs en 2022 ou 2023, il peut être avantageux de déposer tôt, avant le 3 octobre 2022, et de demander simultanément l’examen pour s’assurer que la demande canadienne tombe sous le régime des anciennes règles. Le délai pour entrer en phase nationale au Canada est de 30 mois à compter de la première date de priorité de la demande PCT, mais un dépôt anticipé pourrait avoir lieu à tout moment avant cette échéance.

3. Consultez un cabinet canadien de PI pour des mises à jour et des stratégies. ROBIC dispose d’un grand nombre d’agent(e)s de brevets expérimenté(e)s qui peuvent fournir des conseils sur les stratégies potentielles pour maximiser la valeur des demandes de brevets au Canada. Les changements aux Règles sur les brevets doivent être abordés avec précaution, surtout à la lumière des caractéristiques uniques du droit canadien des brevets, comme le droit entourant le double brevet et la pratique divisionnaire.

À propos des auteurs

Isabelle Girard, Jeremy Lawson et Julien Fleurance sont associés et agents de brevets chez ROBIC.