Sarah Hébert-Tremblay et Frédéric Dionne, les auteurs de cet article. Source: Site web de BCF
Sarah Hébert-Tremblay et Frédéric Dionne, les auteurs de cet article. Source: Site web de BCF
Alors que vous vous apprêtez à lancer un nouveau produit ou à offrir des services sous une marque, il est parfois difficile d’imaginer toutes les possibilités de produits et de services dérivés qui pourraient s’avérer intéressantes dans un avenir à moyen ou long terme. Il peut toutefois être grandement bénéfique de prendre un instant pour réfléchir aux occasions futures dans ce domaine.

Certaines marques sont littéralement associées à des empires sous lesquels une multitude de produits et de services sont offerts. Ces marques ont toutes d’abord été associées à un type particulier de produits ou de services. De nombreuses maisons de haute couture ont diversifié considérablement leurs produits à travers les années. La célèbre maison de mode Saint Laurent offre maintenant de la vaisselle, de la verrerie et même des haut-parleurs portant sa marque. Pour sa part, Burberry a récemment lancé des masques faciaux faits du célèbre tissu à carreaux. On peut aussi penser à tous les restaurants et cafés qui offrent des vêtements arborant leur marque, permettant ainsi à leurs clients de les encourager en temps de pandémie.

Il est également possible qu’une marque se déploie en relation avec des services dérivés, notamment dans le cadre de la promotion d’autres produits ou services. Le meilleur exemple est certainement l’entreprise de production cinématographique Disney qui emploie maintenant sa marque en association notamment avec des services de parcs d’amusement et de jeux vidéo.

En plus de permettre à une entreprise de se distinguer de ses compétiteurs, les produits et les services dérivés peuvent être une source intéressante de revenus additionnels et même permettre d’accroître la réputation de l’entreprise.

Comment prévoir les possibilités de diversification de produits et de services dérivés?

Au moment d’effectuer la recherche de disponibilité de la marque envisagée, il vaut mieux couvrir tout de suite toutes les possibilités. Si ceci n’est pas fait, il y a un risque qu’il ne soit plus possible d’utiliser la marque en liaison avec certains produits ou services. En effet, le propriétaire d’une marque aura le droit exclusif d’employer celle-ci en liaison avec tous les produits et les services couverts par son enregistrement. Or, les produits ou les services dérivés peuvent parfois s’étendre bien au-delà de la zone d’extension naturelle des produits et services originaux. Ainsi, certains produits ou services dérivés n’ont aucun lien avec les produits ou les services originalement visés par la marque.
Si, après quelques années, une marque sera employée en liaison avec des produits ou services n’ayant aucun lien avec les produits et services originaux, il est fortement recommandé de d’abord faire une recherche de disponibilité afin de s’assurer que la marque est belle et bien disponible pour emploi et enregistrement avec les nouveaux produits ou services visés. En effet, une marque peut très bien être disponible pour certains produits et services, mais pas pour d’autres.

Il faut aussi se rappeler que même les marques célèbres ne bénéficient pas d’une protection couvrant tous les produits et les services dérivés, comme l’a mentionné la Cour suprême du Canada dans les arrêts traitant des marques BARBIE et VEUVE CLICQUOT.

Il est toutefois important de noter que dans le cas de produits qui seront distribués gratuitement à titre promotionnel, il est considéré qu’il ne s’agit pas d’emploi de la marque aux yeux de la Loi et de la jurisprudence applicable en la matière.

Les partenariats : un outil pour accroître la visibilité d’une marque

Il peut aussi être intéressant de s’associer avec une autre entreprise bien connue afin d’offrir des produits et des services dérivés, chaque marque profitant ainsi de la visibilité de l’autre dans un domaine qui n’est pas le sien. À titre d’exemple, le Museum of Modern Art à New York vend, via son site web, de nombreux produits pour la maison, des produits électroniques et des vêtements, dont des chandails portant également la marque de vêtements de sport CHAMPION.

Un tel partenariat devra cependant être encadré par un contrat de licence comprenant des obligations mutuelles réciproques afin que chaque partie préserve ses droits dans sa marque et minimise les risques à sa réputation. Il est également important de prévoir que chaque marque reste distincte aux yeux du public.

En conclusion, il peut se révéler très avantageux de prendre le temps de planifier toutes les possibilités futures avant de produire une demande d’enregistrement pour une nouvelle marque. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre équipe de marques de commerce qui pourra vous aider à voir loin pour l’avenir de vos marques de commerce et vous guider dans la protection et l’enregistrement de celles-ci.

À propos des auteurs

Sarah Hébert-Tremblay est avocate et agent de marques de commerce au sein de l’équipe de propriété intellectuelle de BCF Avocats d’affaires, à Montréal. L’associé et l’agent de marques de commerce, Frédéric Dionne, est spécialisé dans la gestion et la supervision de portefeuilles de marques de commerce, ainsi que dans l'élaboration de stratégies de dépôt.