La Cour fédérale clarifie

La Cour fédérale clarifie quand une permission est requise pour présenter une preuve additionnelle lors d’appels en matière de marques de commerce…

La modification récemment apportée au paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») exige que les parties demandent la permission à la cour avant de déposer une preuve additionnelle en appel (la « modification »).

Comme nous l’avons mentionné dans notre bulletin précédent, Mettez toutes les chances de votre côté : nouvelles exigences concernant la preuve pour les appels en matière de marques de commerce, la modification a considérablement changé la présentation de preuves lors d’appels en matière de marques de commerce.

Dans la récente décision Big Duck Games, LLC v. X-Flow Ltd., la Cour fédérale (la « Cour ») a clarifié l’applicabilité de la modification aux appels interjetés avant le 1ᵉʳ avril 2025 et confirmé les circonstances dans lesquelles une preuve additionnelle peut encore être acceptée.

Exigence du nouveau régime : demande de permission pour déposer une preuve additionnelle en appel

Depuis le 1ᵉʳ avril 2025, les parties qui font appel d’une décision du registraire des marques de commerce devant la Cour n’ont plus le droit de présenter spontanément une preuve additionnelle en appel.

La modification exige que les parties obtiennent la permission du tribunal avant de déposer une preuve qui n’a pas été produite antérieurement devant le registraire.

Big Duck Games, LLC v. X-Flow Ltd.

Dans cette affaire, la Cour a examiné un appel découlant du non-usage de la marque de commerce FLOW (numéro d’enregistrement TMA924,809) (la « marque »), procédure visée par l’article 45 de la Loi. Lors de l’appel, une preuve additionnelle a été déposée pour i) expliquer l’absence de réponse aux avis visés à l’article 45 et ii) démontrer l’utilisation de la marque pendant la période pertinente.

Durant l’audience, les avocats de Big Duck Games ont soulevé la question du paragraphe 56(5) modifié, y compris celle de savoir si une permission était requise pour présenter la preuve additionnelle qui constituait le fondement de l’appel.

Bien que l’appel ait été interjeté avant l’entrée en vigueur de la modification, la preuve additionnelle a été déposée après le 1ᵉʳ avril 2025. La Cour a conclu que la modification ne s’appliquait pas. Elle a statué que le droit de déposer une preuve additionnelle sans permission avait été acquis le 31 mars 2025 (un jour avant l’entrée en vigueur de la modification), lorsqu’un juge a accordé une prolongation du délai pour déposer l’avis de demande.

La Cour a estimé qu’en vertu des Règles des Cours fédérales, une demande peut être considérée comme « introduite » avant même le dépôt de la preuve. Elle a en outre jugé que la preuve additionnelle de Big Duck Games était suffisamment importante et probante pour avoir considérablement influencé la décision du registraire, et a finalement rétabli l’enregistrement.

Plus particulièrement, la preuve expliquait que le titulaire de l’enregistrement n’avait pas eu connaissance de l’avis visé à l’article 45 en raison d’une erreur de code postal, d’un changement d’adresse et du départ à la retraite de l’agent de marques de commerce canadien qui avait déposé la demande d’enregistrement de la marque.

La preuve démontrait également que la marque avait été utilisée de façon continue tout au long de la période pertinente. Si la prolongation avait été accordée un jour plus tard, Big Duck Games aurait eu à demander la permission avant de déposer la preuve qui a permis au registraire de rendre une décision en sa faveur.

Pratiques exemplaires à adopter

Toutes les entreprises n’auront pas la même chance que Big Duck Games.

Nous vous rappelons ci-dessous les pratiques exemplaires à adopter à la lumière de la décision et de la modification. Garder les renseignements sur le titulaire et l’agent à jour et exacts : La correspondance de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sera envoyée aux adresses figurant au dossier. Si les renseignements sont inexacts, les entreprises pourraient ne pas recevoir d’importantes correspondances, y compris des contestations de leurs marques de commerce déposées.

Tenir un registre organisé sur l’utilisation de la marque de commerce : La modification crée un paysage stratégique où les parties devraient être prêtes à soumettre l’ensemble de leurs preuves à la première occasion. La tenue d’un registre détaillé et organisé sur l’utilisation d’une marque de commerce permet aux entreprises et aux agents de marques de commerce déposées d’agir rapidement lorsqu’il faut préparer et déposer des preuves.

Ne pas compter sur une deuxième chance : Le dépôt de preuves additionnelles en appel sera probablement moins fréquent en raison de sa complexité accrue. Les entreprises et les avocats devraient prendre au sérieux les procédures devant le registraire et mettre toutes les chances de leur côté dès le début.

Conclusion

Se conformer au régime réformé des marques de commerce du Canada exige une planification stratégique et une préparation minutieuse.

À propos des auteurs

Kaleigh Zimmerman est avocate en PI chez McMillan.

Paola Ramirez est associée en litige chez McMillan.

Aki Kamoshida est avocate en PI chez McMillan.